Mit seinem Urteil in der Sache X ZR 131/09 Desmopressin vom 12. Juni 2012 hat sich der BGH zu den Voraussetzungen des selbstständigen Erfindungsbesitzes, welcher für ein Vorbenutzungsrecht nach § 12 Abs. 1 PatG erforderlich ist, geäußert.
In Bestätigung bisheriger ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung ist Erfindungsbesitz demnach gegeben, wenn die sich aus Aufgabe und Lösung ergebende technische Lehre objektiv fertig und subjektiv derart erkannt ist, dass die tatsächliche Ausführung der Erfindung möglich ist (vgl. auch BGH Urteil vom 10.9.2009 – Xa ZR 18/08, GRUR 2010, 47, 48 – Füllstoff; BGH Urteil vom 30.6.1964 – Ia ZR 206/63, GRUR 1964, 673, 674 – Kasten für Fußabtrittsroste).
Die vorliegende Entscheidung stellt darüber hinaus klar, dass es für die Feststellung der subjektiven Erkenntnis nur auf ein zielgerichtetes Handeln zur planmäßigen Verwirklichung der erfindungsgemäßen technischen Lehre ankommt. Nicht erforderlich ist hingegen, dass der Handelnde vor dem Prioritätstag Kenntnis von Wirkungen hatte, die nach den Angaben in der Beschreibung mit der Verwirklichung des erfindungsgemäßen Gegenstandes verbunden sind.
Diese Klarstellung erscheint m.E. richtig und begrüßenswert, da der Erfindungsbesitz letztlich nicht von Voraussetzungen abhängig gemacht werden darf, welche nicht Teil der nach den Patentansprüchen geschützten technischen Lehre, sondern vielmehr durch deren Ausübung zwangsläufig erzieltes Resultat sind.
Dr. Sebastian Heiroth